【出处】《人民司法》2011年第8期
【关键词】商标知名度；商事主体
【写作年份】2011年
【正文】
【裁判要旨】
判断商标是否具有较高知名度，主要应考虑相关公众对该商标的知晓程度、该商标使用的持续时间等商标本身的因素，商事主体及相关技艺是否具有悠久的历史传承，仅能作为参考因素之一。
案号 一审：（2010）一中知行初字第2475号 二审：（2010）高行终字第1495号
【案情】
原告：镇江唐老一正斋药业有限公司。
被告：国家工商行政管理总局商标评审委员会。
第三人：吉林一正药业集团有限公司。
1992年12月21日，镇江唐老一正斋药业有限公司（以下简称一正斋公司）向国家工商行政管 理 总 局 商 标 局 提 出 第700302号“唐老一正斋唐萼楼肖像及图”商标（以下简称引证商标）的注册申请。 1994年8月7日，引证商标获准注册，核定使用在第5类的膏药商品上。经续展，引证商标的注册商标专用权期限至2014年8月6日。
2003年10月8日，吉林省一正医疗科技发展有限公司向商标局提出第3743982号“一正”商标(以下简称争议商标)的注册申请。2006年2月7日，争议商标获准注册，核定使用在第5类的人用药、中药成药、膏剂等商品上。 2008年5月14日，争议商标经核准转让给本案第三人吉林一正药业集团有限公司（以下简称一正公司）。2008年7月2日，一正斋公司向国家工商行政管理总局商标评审委员会（以下简称商标评审委员会）提出撤销申请，请求撤销争议商标的注册。其主要理由为：1.一正斋公司生产的一正膏系340余年老字号“唐老一正斋”祖传密制的神奇膏药。一正斋公司依法享有“唐老一正斋”注册商标专用权、“一正膏”知名商品名称权以及中华老字号“一正”名称专用权。 2.争议商标与引证商标构成近似商标。一正公司擅自将一正斋公司知名商品一正膏的名称和中华老字号“一正”文字突出使用在商标、产品和企业名称上，实际引起公众误认，构成不正当竞争行为，侵犯了一正斋公司的在先权利。 3.一正斋公司对于一正公司所谓的驰名商标有异议，依法应撤销。 2008年3月5日商标局认定，吉林省一正医疗科技发展有限公司使用在商标注册用商品和服务国际分类第5类膏剂商品上的“一正”注册商标为驰名商标。该驰名商标认定形式上有缺陷，没有确认被认定的商标注册号；根据使用商品膏剂推断，该驰名商标是2006年2月7日注册的，短短两年就获得驰名商标，不满足商标法第十四条认定驰名商标的条件。综上，请求依据商标法第九条、第三十一条，反不正当竞争法第五条的规定，撤销争议商标的注册。
一正斋公司向商标评审委员会提交证据证明了下列事实：清朝康熙年间，一正斋公司法定代表人的先祖唐守义创设了唐一正斋膏药店，制作主治跌打损伤等病症的奕正膏，后改称为益症膏，又称万应灵膏，以后又改名一正膏。 “一正”源于唐氏祖训：“一心本一德治病救人，正人先正己一丝不苟”。1922年，唐一正斋改名唐老一正斋。 1930年，唐氏后人唐瑞芝以唐萼楼肖像注册了商标，其商标标志与本案引证商标标志基本相同。1956年 唐 老 一 正 斋 实 行 公 私 合营，先后并入镇江制药厂和镇江中药厂，两厂年产膏药曾达1000多万张。后由于药材原料不足，1967年经药政部门批准，取消了头像商标，对配方作了某些调整，改名镇江膏药。 1992年，唐氏后人投资设立一正斋公司，主要从事生产、销售唐老一正斋膏药系列产品（包括坐堂门诊）。 1994年，一正斋公司获准注册引证商标。 1996年，引证商标获得镇江市首届知名商标称号。 2005年6月，一正斋公司被中国商业联合会下属的中华老字号工作委员会评为“中华老字号”会员单位。 2007年3月，一正斋公司的一正斋膏药制作技艺被江苏省人民政府列为江苏省非物质文化遗产。 2008年3月5日，一正公司的“一正”商标在第5类膏剂商品上被商标局认定为驰名商标。
一正公司向商标评审委员会提交的答辩理由主要包括：1.争议商标与引证商标整体外观区别明显，不构成近似。 2.商标法第三十一条的适用要件是商标，而非商品名称。 “一正膏”是商品名称，一正公司并没有将“一正膏”作为商标使用。 3.本案争议商标是一正公司已注册的第820303号“正一”商标、第1192274号“一正”商标的防御商标，从法律意义上讲，一正斋公司申请撤销本案争议商标，实质上就是对上述两个商标的撤销，这两个商标的核准日期已过5年。一正公司上述“一正”系列商标核定的商品范围没有膏药，没有借一正斋公司商标声誉的故意。经过一正公司的宣传和使用，“一正”商标已为相关公众广为知晓并享有较高声誉。一正斋公司没有注册“一正”商标，也没有在法律规定的5年救济时间内对争议商标提起撤销申请，本案不适用商标法第三十一条进行审理。 4.一正斋公司没有证据证明“一正”为其企业字号，其企业商号应为“唐老一正斋”或“镇江唐老一正斋”，争议商标与一正斋公司的商号不近似，并且一正斋公司未在争议商标注册后5年内提起撤销申请，放弃了撤销权。至于一正斋公司欲撤销一正公司的企业名称，并不属于本案的审理范围。5.一正斋公司在注册商标争议裁定申请书“被申请人名称”一栏中载明的主体是“吉林省一正医疗科技发展有限公司”，而并非一正公司，本案因主体错误，不应予以受理。 6.一正斋公司所持有的“中华老字号”会员单位证书是由中国商业联合会中华老字号工作委员会颁发的，并非由商务部颁发，没有任何效力，不应采信。综上，请求维持争议商标的注册。
2010年5月17日，商标评审委员会作出商评字〔2010〕第09985号《关于第3743982号“一正”商标争议裁定书》 （以下简称第09985号裁定）。商标评审委员会认为：
一、关于本案的主体问题。
一正斋公司提出争议申请时，争议商标已由吉林省一正医疗科技发展有限公司转让至一正公司名下，一正斋公司在2008年7月1日 的《注册商标争议裁定申请书》中虽然将原注册人吉林省一正医疗科技发展有限公司列为被申请人，但其针对争议商标所提出的撤销理由和评审请求明确，商标评审委员会向现注册人（一正公司）发出答辩通知后，一正公司已进行答辩，其评审权利未受到影响。一正公司所主张一正斋公司撤销主体错误应不予受理缺乏法律依据，商标评审委员会不予支持。商标评审委员会将依据商标法、商标法实施条例以及《商标评审规则》等相关规定继续对本案进行审理。
二、关于商标法第四十一条的适用期限问题。
一正公司称，争议商标是其已注册的第820303号商标、第1192274号商标的防御商标，一正斋公司申请撤销争议商标，实质上就是对上述两个商标的撤销。这两个商标的核准日期已过5年，故一正斋公司已经放弃了对争议商标的撤销权。商标评审委员会认为，争议商标与第820303号商标、第1192274号商标各自系独立的注册商标。争议商标于2006年2月7日经商标局核准注册，一正斋公司于2008年7月2日依据商标法第九条、第三十一条的规定对其提出撤销注册申请，未超过5年期限，一正公司关于一正斋公司实际上已放弃对争议商标的撤销权缺乏事实和法律依据，其主张不能成立，商标评审委员会将依据商标法第四十一条第二款、第三款的规定对本案进行审理。
三、争议商标与引证商标是否构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。
引证商标为图文组合商标，图形部分为一人物头像，在引证商标中占据较大的位置，文字“唐老一正斋”和“唐萼楼肖像”分布在头像的上下两边，文字和图形在引证商标中均起重要识别作用。引证商标中的“唐老一正斋”各部分文字大小相仿，“一正”二字没有突出使用。 “唐老一正斋”与“唐萼楼”和人物肖像相呼应，人物指向性较强，其显着部分和整体识别特征均较显着。争议商标“一正”为纯文字商标，虽与引证商标中的“一正”文字相同，但两商标在构成要素、呼叫和整体外观上存在明显区别，普通消费者在通常情况下能够区分，两商标未构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。一正斋公司所提供的证据能够证明“唐老一正斋”源自江苏镇江地区具有较长历史传承的膏药老店，在当地具有一定知名度，但同时一正斋公司提供的一正公司使用证据表明，一正公司并未利用“一正”二字误导消费者，使消费者将争议商标与一正斋公司相联系，相反，一正公司在使用中配以公司创办人照片，显着部分标明一正公司企业名称。在实际使用中更突出了二者商品来源上的区分性，进一步减轻了混淆的可能。因此，争议商标的注册未构成商标法第四十一条第三款所指的应予撤销的情形，一正斋公司有关争议商标与引证商标构成使用在同一种或类似商品上的近似商标的主张，不能成立。
四、争议商标的注册是否损害了一正斋公司的在先权利。
1.商号权受商标法保护，商标法第三十一条所指的损害他人在先商号权的行为，是指将与他人在先使用并有一定知名度的商号相同或近似的文字申请注册为商标，易导致消费者混淆，致使在先商号权人利益可能受损的行为。可见，构成在先商号权须以在先使用并有一定知名度及系争商标与商号易导致相关公众混淆为要件，其核心并非单纯保护在先使用，而在于保护基于在先使用而获得的相应权益。如上所述，争议商标“一正”与“唐老一正斋”不近似。一正斋公司前人于康熙年间即成立唐一正斋膏药店，后更名为唐老一正斋，并在当时具有一定影响力，但“唐老一正斋”字号因1956年公私合营而中止使用。本案一正斋公司成立于1992年，“唐老一正斋”字号在1956年之前所享有的声誉并不必然归一正斋公司所有。一正斋公司提交的证据虽能证明一正斋公司的一正斋膏药制作技艺，以及引证商标在镇江市具有一定的知名度，但是鉴于本案双方当事人分处于江苏省和吉林省，地域跨度较大，一正斋公司亦未能提供证据证明“唐老一正斋”商号在一正公司所在地已经享有一定知名度的证据。鉴于此，一正斋公司以争议商标构成对一正斋公司在先商号权益损害的理由不成立。
2.根据最高人民法院《关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》，知名商品是指在中国境内具有一定的市场知名度，为相关公众所知悉的商品。在认定是否构成知名商品时，应当考虑该商品的销售时间、销售区域、销售额和销售对象，进行任何宣传的持续时间、程度和地域范围，作为知名商品受保护的情况等因素，进行综合判断。依据在案证据尚难以认定在争议商标申请注册日之前，一正膏已经在较大的区域内为中国相关公众所熟知，成为知名商品特有的名称。争议商标的注册与使用不至于使相关公众对商品的来源产生混淆误认，一正斋公司有关争议商标的注册侵犯了其对一正膏所享有的知名商品名称权的主张，缺乏事实依据，不能成立。综上所述，争议商标的注册未违反商标法第三十一条有关申请商标注册不得损害他人现有的在先权利的规定。
另外，一正斋公司有关其对一正公司驰名商标有异议以及吉林省一正医疗科技发展有限公司未正确使用药准字号的主张不属于商标评审委员会的审理范围，商标评审委员会不予评述。
综上，商标评审委员会依照商标法第四十三条的规定，裁定对争议商标予以维持。
一正斋公司不服第09985号裁定，向北京市第一中级人民法院提起诉讼。在一审诉讼过程中，一正斋公司当庭表示放弃其起诉状中关于争议商标系对一正斋公司在先使用并具有一定知名度的商标的恶意抢注行为的主张，仅对第09985号裁定关于争议商标与引证商标是否构成使用在相同或类似商品上的近似商标以及争议商标获准注册是否侵犯 了 原 告 的 商 号 权 存 有 异 议。
【审判】
北京市第一中级人民法院一审认为，在判断商标标志本身是否近似时，应从商标本身的形、音、义和整体表现形式等方面，以相关公众的一般注意力为标准，并采取整体观察与比对主要部分的方法，判断商标标志本身是否相同或者近似。本案中，争议商标为简单的“一正”文字商标，而引证商标为图文组合商标，争议商标与引证商标在形、音、义和整体表现形式等方面均存在一定的区别，相关公众施以一般的注意力可以区分上述两商标，使用在相同或近似商品上，不致导致消费者对商品的来源产生混淆、误认。商标评审委员会认定争议商标与引证商标未构成使用在相同或近似商品的商标并无不当。
在判断在后商标的注册是否构成对商标法第三十一条所规定的他人在先商号权益的损害时，须同时考虑如下要件：1.他人在先使用的商号于在后商标申请日之前须具有一定的市场知名度、为相关公众及在后商标注册人所知悉；2.他人在先商号所使用并据以产生知名度的商品或服务与在后商标所指定或核定使用的商品或服务为相同或相类似的商品或服务；3.他人在先使用的商号与在后注册的商标相同或相近似。
一正斋公司主张的其在先的商号权益为“唐老一正斋”。 “唐老一正斋”与争议商标在形、音、义等方面均存在一定的区别，二者不构成近似。一正斋公司提供的证据尚不足以证明在争议商标注册前其商号权益已具有一定的市场知名度、为相关公众及一正公司所知悉。因此，商标评审委员会认定争议商标的注册并未违反商标法第三十一条有关申请商标注册不得损害他人现有的在先权利的规定并无不当。一正斋公司主张争议商标的注册损害其在先商号权益的主张缺乏事实及法律依据。
商标最为基本的功能在于区分商品或服务的来源，防止相关公众对商品的生产者或者服务的提供者产生混淆或误认。因此，在商标授权、确权时，对于使用时间较长、已建立较高市场声誉和形成相关公众群体的诉争商标，应当准确把握商标法有关保护在先商业标志权益与维护市场秩序相协调的立法精神，充分尊重相关公众已在客观上将相关商业标志区别开来的市场实际，注重维护已经形成和稳定的市场秩序。 2008年3月5日，一正公司的“一正”商标在第5类膏剂商品上已被认定为驰名商标，其已建立了较高市场声誉并形成了相关公众群体，相关公众已可以将争议商标与引证商标区分开来。因此，在商标授权、确权时，应注重维护已经形成和稳定的市场秩序，不宜轻易撤销争议商标。
综上，北京市第一中级人民法院依照行政诉讼法第五十四条第（一）项之规定，判决维持第09985号裁定。
宣判后，一正斋公司不服一审判决，提起上诉。北京市高级人民法院经审理，判决驳回上诉，维持原判。
【评析】
对于某些老字号而言，虽然其历史十分悠久，但是由于各种原因，这些“老字号”在传承过程中发生了一定的中断，而且，其自身也在传承的过程中不断发生变化，这就给相关老字号的恢复、弘扬带来了法律上的障碍。如果这一过程中，他人的商标、商号经过长期而广泛地使用，建立了较高的市场声誉并形成了相关公众群体，那么，从商标法的角度而言，更多的还是要尊重相关公众已在客观上将相关商业标志区别开来的市场实际了。比如，在对特定商标的知名度进行认定时，就必须依据相关公众对该商标的知晓程度、该商标使用的持续时间等商标本身的因素加以判断，使用或注册该商标的商事主体及相关技艺是否具有悠久的历史传承，仅能作为参考因素之一。具体到本案而言，对以下两个争议的焦点问题的处理，就体现了这一思想。
一、争议商标与引证商标是否构成指定使用在相同或类似商品上的近似商标
商标法第二十八条规定
：“申请注册的商标，凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告。 ”商标法第四十一条第三款规定：“除前两款规定的情形外，对已经注册的商标有争议的，可以自该商标经核准注册之日起5年内，向商标评审委员会申请裁定。 ”商标法实施条例第二十九条规定：“商标法第四十一条第三款所称对已注册的商标有争议，是指在先申请注册的商标注册人认为他人在后申请注册的商标与其在同一种或者类似商品上的注册商标相同或者近似。 ”
本案引证商标核定使用的商品为第5类的膏药，争议商标核定使用的商品为第5类的人用药、中药成药、膏剂、原料药、针剂、药用植物根、药酒、药用胶囊、医用生物制剂、补药（药），二者已构成相同或者类似商品，因此，争议商标与引证商标是否构成使用在相同或类似商品上的近似商标，关键在于争议商标与引证商标是否近似。
人民法院认定商标是否近似，既要考虑商标标志构成要素及其整体的近似程度，也要考虑相关商标的显着性和知名度、所使用商品的关联程度等因素，以是否容易导致混淆作为判断标准。
争议商标系由常见印刷体的“一正”二字构成的纯文字商标，引证商标则为图文组合商标，商标标志的中央为一人物肖像，肖像上方为开口向下的弧形框，框内从右至左为繁体汉字“唐老一正斋”，肖像下方为开口向上的弧形框，框内从右至左为繁体汉字“唐萼楼肖像”，肖像两侧的中间部位有两个小圆圈，从右至左的圆圈内分别为篆体汉字“商标”，商标标志整体被一方框包围，方框的四个内角分别有一小圆圈，从右上到右下为篆体汉字“谨防”，从左上到左下为篆体汉字“假冒”。争议商标与引证商标标志的构成要素、整体布局、主要识别部分明显不同。
商标权是以保护商标为目的的民事权利，而商标是一种使用在商业上的标志，是用来区分商品或者服务来源的。相关证据虽然证明唐一正斋及后来的唐老一正斋有着长期的历史传承，并曾于1930年注册了与本案引证商标标志基本相同的商标，但是，上述证据同时也证明，1967年以后，一正膏的配方经调整后改称镇江膏药，原注册商标也不再使用。 “唐萼楼肖像”商标标志的长期中断使用，使其丧失了区分商品或者服务来源的基本功能，其原本拥有的知名度也必然受到大幅减损。虽然此后唐氏后人唐镇凯于1992年注册成立了一正斋公司，并于1994年获准注册了引证商标，但是，由于商品提供者主体的变更、使用历史的中断、市场状况的变化等诸多原因，原“唐萼楼肖像”商标所拥有的知名度并不必然地能够为一正斋公司所承继。
一正斋公司虽然提供了其于2005年6月被中国商业联合会下属的中华老字号工作委员会评为“中华老字号”会员单位以及于2007年3月一正斋膏药制作技艺被江苏省人民政府列为江苏省非物质文化遗产等相关证据，但是，相关证据的证明对象均为其历史传承之悠久。而判断商标是否具有较高知名度，主要应考虑相关公众对该商标的知晓程度、该商标使用的持续时间等商标本身的因素，商事主体及相关技艺是否具有悠久的历史传承，仅能作为参考因素之一。
本案中，一正斋公司提供的有关本案引证商标知名度的证据仅为引证商标于1996年8月获得镇江市首届知名商标称号的证据。而争议商标的申请注册时间虽然晚于引证商标的申请注册时间，但是，争议商标经过实际使用，已建立了较高的市场声誉，形成了相关的公众群体，并于2008年3月5日被商标局认定为驰名商标。在争议商标具有较高知名度的情况下，相关公众能够将争议商标与引证商标区分开来，不会造成混淆误认。
综合以上诸项因素，争议商标与引证商标不构成指定使用在相同或类似商品上的近似商标。
二、争议商标的注册是否侵犯了一正斋公司的在先商号权益
商标法第三十一条规定：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。 ”
本案中，一正斋公司主张争议商标的注册侵犯了其商号权，而商标法第三十一条中的在先权利既包括法定权利，也包括受法律保护的民事权益。反不正当竞争法第五条第（三）项规定，经营者不得擅自使用他人的企业名称或者姓名，引人误认为是他人的商品，损害竞争对手。最高人民法院《关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第6条规定，具有一定的市场知名度、为相关公众所知悉的企业名称中的字号，可以认定为反不正当竞争法第五条第（三）项规定的企业名称。因此，在商标授权、确权行政案件中，对以字号形式表现出来的企业名称权的保护，仍然是为了避免造成相关公众的混淆误认。
企业名称由行政区划、字号、行业、组织形式依次组成。一正斋公司的商号为“唐老一正斋”，与争议商标“一正”并不近似，相关证据也不足以证明在争议商标注册前本案中的一正斋公司的商号已具有一定的知名度并为相关公众所知悉。因此，争议商标与一正斋公司商号的并存，不会导致相关公众的混淆误认，也并未侵犯一正斋公司以字号形式表现出来的企业名称权。
当然，这里还需要指出的，是注册商标专用权的效力范围是全国性的。第09985号裁定在考虑争议商标的注册是否侵犯了一正斋公司的商号权时，将双方当事人分处于江苏省和吉林省，地域跨度较大，一正斋公司亦未能提供证据证明“唐老一正斋”商号在一正公司所在地已经享有一定知名度的证据作为考量因素，并不妥当。
商标知名度的认定与商事主体的历史传承
2015/02/08